随着我国科技的不断发展壮大，中国科技企业出海已司空见惯。然而，出海企业除面临商业上的竞争外，还面临着各式各样的合规风险。在中美摩擦的大环境下，由于两国间法律制度的不同，出海企业更易因国内的“业务惯性”而不经意间遭遇行政乃至刑事风险，稍有不慎诸如“孟晚舟引渡案”等事件便会上演。其中，国内起步较晚的知识产权领域成为重灾区之一。
近年来，我国出海企业因涉嫌窃取商业秘密而遭到域外刑事追诉呈现出高发态势。2022年2月份，我国电信企业海能达便因“窃取商业秘密罪” （Theft of Trade Secrets）在美国受到刑事追诉。因此，对于出海企业而言，有必要了解并熟悉美国商业秘密保护的现状，揭开“窃取商业秘密罪”的神秘面纱，透视其风险，并进行有效的合规预防。
有鉴于此，我们团队将通过系列文章，从美国法对“窃取商业秘密罪”的规定出发，分析窃取商业秘密罪的司法认定，以及涉刑后的司法路径选择，并进一步提出关于出海企业涉及商业秘密方面的刑事合规建议。本篇为该系列文章的第一篇，介绍海能达案并概述美国商业秘密保护的法律规范。
01
摩托罗拉与海能达关于商业秘密的旷日之争
海能达通信股份有限公司（以下简称“海能达”），成立于1993年，总部位于中国深圳的全球化民营上市公司，是全球领先的智能专网通信产品和解决方案提供商。海能达在全球设有超过100家分支机构，为120多个国家和地区的政府和行业用户提供恰如所需的专网产品和解决方案。摩托罗拉系统公司（以下简称“摩托罗拉”）主要经营网络设备及对讲机等集群通信业务，系全球专网通信领域的龙头企业。双方在专网通信领域的产品高度重合，尤其是DMR（Digital Mobile Radio）数字产品及解决方案、TETRA（Terrestrial Trunked Radio）数字集群产品及解决方案。
（一）摩托罗拉与海能达之间的国外诉讼
2017年3月15日，海能达全资子公司，美国公司和美西公司，收到美国伊利诺伊州北部联邦地区法院送达的诉状。摩托罗拉及摩托罗拉马来西亚公司起诉海能达及海能达美国公司、美西公司的行为构成对其商业秘密、版权及专利的侵犯。该案历时数年，于2020年2月15日，伊利诺伊州北部联邦地区法院陪审团作出裁决，认为海能达及其在美子公司侵犯摩托罗拉多项商业秘密及版权，应向摩托罗拉支付损害赔偿3.46亿美元及惩罚性赔偿4.19亿美元，合计7.65亿美元，约合人民币53亿元。当地时间2020年3月5日，该法院法官作出一审判决，支持陪审团的上述裁决结果。
在本案的审后程序中，海能达以“研发费用赔偿金额属于重复赔偿金额”为由，向法院提起减少赔偿金额的动议。2021年1月12日，伊利诺伊州的北部联邦地区法院就该动议作出决定，同意了相关意见，对先前判赔金额进行了调减，其中商业秘密部分损失赔偿金额调减0.736亿美元，商业秘密部分惩罚性赔偿金额调减1.472亿美元，整体赔偿金额由7.65亿美元调减至5.43亿美元，减少了2.22亿美元。
然而，海能达不认可该案一审判决及后续动议，2021年9月8日向美国第七巡回上诉法院提出上诉。
除上述案件外，于2017年3月29日，摩托罗拉还就涉案的专利向美国国际贸易委员会（ITC）提起平行诉讼调查申请。随后，摩托罗拉分别在德国及澳大利亚对海能达提起专利侵权诉讼。2017年12月4日，海能达及其美国公司、美西公司依据《谢尔曼反托拉斯法案》和《克莱顿法案》在美国新泽西州联邦地区法院对摩托罗拉提起反垄断和反不正当竞争诉讼。
（二）摩托罗拉与海能达之间的国内诉讼
2017年9月14日，海能达向北京知识产权法院起诉摩托罗拉系统（中国）投资有限公司、摩托罗拉系统（中国）有限公司、摩托罗拉系统（中国）有限公司北京分公司在地铁专网通信市场中滥用市场支配地位，排除、限制地铁专网通信市场竞争。2020年12月31日，北京知识产权法院以摩托罗拉系统（中国）有限公司虽具有支配地位，但未构成滥用行为为由，驳回了海能达的诉讼请求。
2017年11月30日，海能达向广州知识产权法院起诉摩托罗拉系统（中国）有限公司和广州腾远通讯设备有限公司（共同被告）专利侵权。2019年10月14日，广州知识产权法院驳回海能达公司的诉讼请求。此后，海能达上诉至最高人民法院。最高人民法院认为原审判决对于专家意见的处理并不违反法定程序，被诉侵权产品技术方案未落入涉案专利权保护范围，故于2021年12月14日判决驳回上诉，维持原判。
此外，2019年3月25日，海能达还向深圳市中级人民法院起诉摩托罗拉在成本优化型专网通信标准必要专利许可市场滥用市场支配地位。
（三）美国司法部对海能达及其部分员工提起刑事诉讼
2022年2月初，美国司法部正式对海能达及其部分员工提起刑事诉讼，指控他们与位于芝加哥的摩托罗拉少数前雇员密谋窃取摩托罗拉的源代码和硬件设计等商业秘密，并用于海能达的数字对讲机产品，涉嫌“窃取商业秘密罪”。目前，案件尚在审理过程中。
02
美国商业秘密保护的法律规范
从上述案件梳理中可知，摩托罗拉与海能达的这些诉讼主要围绕商业秘密及专利侵权。而目前海能达在美所涉刑事罪名亦为“窃取商业秘密罪”。因此，有必要充分了解美国对商业秘密的保护以及商业秘密罪的司法认定。事实上，作为老牌市场经济国家，美国较早注意并采取法律措施保护商业秘密。相较我国而言，美国对商业秘密的保护更为复杂和全面，主要涉及如下几部法律。
（一）《统一商业秘密法》（Uniform Trade Secrets Act, UTSA）
1979年，美国统一州法律委员会制定并颁布了《统一商业秘密法》。该法是美国首次针对商业秘密的专项立法，归纳了以往的判例以及1939年《侵权法重述》（Restatement of the Law — Torts Restatement）中的有关规定，系统地确立了商业秘密的保护范围，以及侵犯商业秘密的行为方式。UTSA作为州层面的立法，主要适用于民事主体向州法院提起的商业秘密侵权诉讼。目前，美国五十个州已有四十七个正式适用UTSA，但纽约州、马塞诸塞州和北卡罗莱纳州则仍然适用各自州法的规定。
（二）《经济间谍法》（Economic Espionage Act, EEA）
在立法的初期，美国商业秘密保护并没有牢固的刑法基础，较长一段时期内，盗用商业秘密的行为由侵权法管辖。20世纪60年代中期，随着商业秘密保护需求的日益增长以及美国所谓的“国际和国内经济间谍活动”的日益加剧，将窃取商业秘密的行为纳入刑事规制范畴成为美国立法中的主流呼声。
1996年，美国国会通过了《经济间谍法》，明确将商业秘密纳入联邦刑法保护范畴，成为美国解决州际商业秘密保护的刑法规制范式。《经济间谍法》现载于《美国法典》（United States Code U.S.C）第18编第1831—1893条（为与美国司法判例统一，下文中将以《美国法典》中的相应条文作为法律援引出处）。
依据《美国法典》的规定，任何人犯窃取商业秘密罪，可处10年以下监禁，单处或并处罚金；任何组织犯此罪，可按500万美元或该组织所获利益3倍中较高的数额处以罚金，包括该组织因此避免的研发、设计及其他重现商业秘密的费用。
（三）《商业秘密保护法》（Defend Trade Secrets Act, DTSA）
2016年，美国国会颁布了美国联邦《商业秘密保护法》，将《经济间谍法》的管辖范围进一步扩大，把原本仅由各州管辖的商业秘密民事侵权也纳入了联邦管辖的范围。
以上，可简单归纳为：
（1）《统一商业秘密法》为州法，适用于民事侵权案件；
（2）《经济间谍法》为联邦法，适用于刑事案件；
（3）《商业秘密保护法》为联邦法，适用于民事侵权案件。
综上，美国对商业秘密的保护形成了从州到联邦、从民事到刑事的多层级、系统性的覆盖，并展现出从国内处罚到全球打击的趋势。
03
美国法中“窃取商业秘密罪”的定义
《美国法典》第1832条关于窃取商业秘密罪的规定如下：
（a）任何人为了将用于或打算用于州际贸易或外国商业中的产品或服务所涉及的商业秘密，转化为除所有人以外任何人的经济利益，并且明知商业秘密所有人会遭受损失或意图使商业秘密所有人遭受损失，仍故意：
（1）窃取，或未经授权挪用、拿走、携带、藏匿，或通过欺诈、诡计、骗局获取该信息的；
（2）未经授权抄袭、复制、拓印、绘制、拍照、下载、上传、修改、销毁、复刻、传输、投递、发送、邮寄、交流或传达该信息的；
（3）在明知该信息系未经授权被盗用、挪用、获取或转换的情况下，接收、购买或持有该信息的；
（4）第（1）至（3）段所述任何行为的未遂形态；
（5）与其他一人或多人共谋实施第（1）至（3）段所述的任何罪行，且其中一人或多人为实现共谋目的而实际采取行为的，除（b）款规定外，可处10年以下监禁，单处或并处罚金。
（b）任何组织犯（a）款罪的，可按500万美元或该组织所获利益3倍中较高的数额处以罚金，包括该组织因此避免的研发、设计及其他重现商业秘密的费用。
依据上述规定以及美国的相关判例，对于窃取商业秘密罪的证成，需要论证如下内容：
（1）被告人窃取或未经授权取得、破坏或传递信息；
（2）被告人明知该信息系专有信息；
（3）涉案信息系商业秘密；
（4）被告人意图将商业秘密转化为除所有人之外的任何人的经济利益
（5）被告人明知商业秘密所有人会遭受损失或被告人意图使商业秘密所有人遭受损失；
（6）涉案商业秘密与州际贸易或外国商业的产品或服务有关。
综上可得，在窃取商业秘密罪的案件中，核心犯罪要素（element of an offense）包括：
⬥ 涉案信息属于商业秘密；
⬥ 窃取或未授权取得；
⬥ 行为人蓄意或明知；
⬥ 涉案商业秘密与州际贸易或外国商业的产品或服务有关。
如何正确理解上述犯罪要素？美国司法实践中对此又存在哪些争议与认定？限于篇幅，笔者将在后续文章中展开讨论。而下一篇将主要分析商业秘密的认定问题，敬请关注系列文章第二篇：出海企业刑事合规（二）: 美国法中的窃取商业秘密罪——商业秘密的认定。
作者：上海靖予霖律师事务所、涉外刑事业务部主任 马贺；中国律师、美国纽约州执业律师、华东政法大学法学学士、美国明尼苏达大学法学硕士 齐振凯
